脱欧背景下英国商标注册的规定与实践

来源:中国知识产权报20-9-24

  虽然英国已于2020年1月31日正式脱欧,但由于目前仍处在脱欧过渡期中,脱欧对于欧盟商标或英国商标实务尚未产生直接影响。这一过渡期预计将于2020年12月31日结束,从2021年1月1日起欧盟商标的保护范围将不再包括英国。英国-欧盟联合委员会有权在2020年6月30日前申请延长过渡期、但其并未提出延期申请,因此对于欧盟商标权利人、申请人或是代理人而言,2020年12月31日仍是具有重要意义的日期。

  自动保护与分别续展

  自动保护:2020年12月31日前已注册或获准保护的欧盟商标会在2021年1月1日自动产生相应的英国商标,且权利人无需为此支付任何费用。该英国商标的申请日、优先权日等与原欧盟商标保持一致,但其转让、许可、续展等都独立于欧盟商标。因此,此类欧盟商标的商标权利人无需为脱欧问题而担忧,只是在将来续展时需要分别对欧盟商标和相应的英国商标进行续展。只要欧盟商标在2021年1月1日之后到期,均需向欧盟和英国分别缴纳续展费用。

  如果2021年1月1日时一件已注册的欧盟商标正处于撤销程序中,英国知识产权局也会先为其创建相应的英国商标,只是将来欧盟商标的撤销结果会影响到相应的英国商标的有效性,前提条件是该撤销理由在英国也适用。

  分别续展:通常英国知识产权局会在到期日前6个月向权利人发出提醒,这一制度对于相应的英国商标申请而言也适用。但是对于2021年1月至6月就到期的欧盟商标,英国知识产权局无法提前6个月发出续展提醒,只能在到期日或之后发出提醒。权利人在收到提醒后会有6个月宽展期,且这种特殊情况下的宽展期内续展不会产生额外费用。

  对于2021年1月1日前到期但并未续展、正处于宽展期内的欧盟商标,也会自动产生相应的英国商标。权利人仅需在欧盟进行续展、无需向英国缴费。但若未能及时续展,英国商标会被移除。

  过渡期后9个月内的商标申请

  对于已申请但在过渡期届满时仍未获得注册的欧盟商标,申请人可在2021年1月1日起的9个月内申请注册相应的英国商标、并像普通的英国商标申请一样缴费,就可以将欧盟商标的申请日作为该英国商标的申请日。该相应的英国商标必须与欧盟商标完全一致,且商品或服务项目不能超出欧盟商标的商品服务范围。

  这种特殊的优先权会导致下面这种情况:如果甲公司在2021年2月1日提交一件并非基于欧盟商标申请的普通英国商标申请,而乙公司在2021年3月1日提交基于欧盟商标申请的相应的英国商标申请,那么乙公司商标将优先于甲公司的商标。因此对于计划在英国申请商标的企业而言,应当尽早提出申请。若确实需要在2021年1月1日起的9个月内申请英国商标,则应在检索时注意2021年1月1日仍在申请中的欧盟商标。

  由于上述9个月期限的存在,可以预见在2021年1月至9月英国商标申请数量将会激增,英国知识产权局将会面临很大的审查压力。为了避免明年商标申请可能出现的大量积压,也可以考虑现在提出英国商标申请、而不是等到过渡期结束后。

  另外,虽然在9个月期限内提交英国商标申请都可以保留欧盟商标的申请日,但提出申请的时间还是越早越好。以商标异议为例,2021年1月1日后权利人无法基于在先的欧盟商标在英国提出异议,只能基于在先的英国商标,那么及时获得相应的英国商标就变得至关重要。如果权利人的在先商标是已注册的欧盟商标,那么相应的英国商标会在2021年1月1日自动产生,脱欧不会影响异议的提出;如果在先商标是申请中的欧盟商标,申请人就必须及时提交英国商标申请。若到异议期限截止时还没有获得“相应的英国商标”,可以先申请延长异议期,但如果延长后时间仍不够,则只能遗憾地放弃异议。

  关于商标的使用证据及知名度

  英国商标法有“5年不使用撤销”制度。对于由欧盟商标产生的相应的英国商标而言,在2021年1月1日前相关时间范围内的使用证据可以是在欧盟范围的使用,但在2021年1月1日后相关时间范围内的使用证据则必须是在英国的使用。

  同理,对基于英国商标法第五条第三款对英国商标提出异议时需要的商标知名度,也是以2021年1月1日为界,在此之前的知名度可以是在欧盟范围的知名度。

  关于许可、担保和转让

  对于欧盟商标的许可和担保将在英国继续有效,但权利人需要就此事通知被许可人。

  对于2021年1月1日时未在欧盟完成转让的欧盟商标,英国知识产权局会把相应的英国商标记录在转让人名下,转让人或受让人均可在2021年1月1日后要求将商标转到受让人名下。