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东南亚商标注册5: 商标制度与保卫策略
来源:南洋商报 2007/09/03

  东南亚地区共有十个国家:越南、寮国、柬埔寨、泰国、缅甸、马来西亚、新加坡、印尼、汶莱和菲律宾。

  各国都是多民族国家,全区有九十多个民族。

  东南亚各国的历史悠久,且都是新兴国家。除新加坡外,均属发展中国家。今天的东南亚是当今世界经济发展最有活力和最有潜力的地区之一。

  在未来新的世界政治和经济格局中,东南亚在政治和经济上的作用与战略地位将更加重要。

保卫策略

  商标是企业品牌的无形资产,是品牌所有权的唯一法律凭证。

  商标所有权关系到企业和品牌的生死存亡、兴衰成败,历来是企业争夺的宝贵资源,因为知名商标的无形资产比有形资产更有价值。

企业品牌无形资产

  企业要开拓东南亚市场,需要先了解东南亚的商标保卫策略。

  企业不仅要保卫其商标商誉,更要预防其他企业在东南亚抢先注册其商标,以免痛失进军东南亚的机会。

  因此,品牌战略上,拥有商标是必要的一步,也是一种重要投资。

防御策略

  企业有必要定下明确的东南亚发展计划,建立一套适合自己的商标防御体系。最好的商标保护措施,就是针对东南亚目标市场,委托当地专业事务所,以逐一注册的方式申请海外商标,同时也注册相关分类。

  目前,东南亚成员国执行的是国际分类尼斯协定(Nice Agreement)。《商标注册用商品与服务国际分类尼斯协定》于1957年6月15日在法国尼斯签订,1961年4月8日生效。

  尼斯协定主要规定商品与服务分类法,将商品分为三十四大类,服务项目分为十一大类,为商标检索和商标管理提供了很大的方便。

  申请商标注册时,应按商品与服务分类表的分类,确定使用商标的商品或服务类别。

  在东南亚注册商标,不同国家有不同的法律规定,风俗和禁忌也是注册时需要考虑的,企业无法一一了解各国的法律规定,一一去各国申请,可以委托专门的中介机构协理。他们长期代理海外注册,会有一些很好的建议。

  世界多数国家均设置“商标注册异议公告”程序。商标事务所定期追踪目标国家的商标注册公告,一旦发现有雷同或近似商标,便可提出异议。被异议人应当在接到通知后答辩,否则被异议人的申请便作废。

反抢策略

  如果商标已被海外抢注,那就只得利用各种手段尽力挽回,最直接的方式是依靠法律。

  “保护工业产权巴黎公约”第六条规定:“商标所有人的代理商或代表人,未经商标所有人授权而以自己的名义申请注册商标,该所有人有权对所申请的商标提出异议或请求撤销。”

  如果企业能够提供商标的原始凭证及公证材料,被抢注企业是有可能依靠法律夺回商标的。

法律手段最耗成本

  法律手段往往又是最耗费成本的。搜集证据及委托律师所需的费用已非常高,而法律程序又往往一拖几年,致使企业坐失市场发展机会。

  最便捷的挽回手段是商标谈判。抢注者的动机不外乎一个“利”字,如果企业可以坐下来与抢注者谈判,未尝不会得到一个兼顾市场和效益的周全之策。

  假使企业无法通过谈判拿回自己的商标,又无心力应对法律程序,那就只有换标了。

打假策略

  做好商标打假工作。东南亚有许多小型公司以假冒为生,恶意使用与名牌相似的商标。

  要预防商标相似事件,只能及时对其进行打假。

  首行要建立一个庞大的反假冒商标情报网络。发动所有业务人员密切关注市场上的假冒商标产品。

  此外,大型展销会也是假冒商标泛滥的场所,应当派专人调查。

  一旦发现假冒商标产品,要及时保留证据,然后借助政府行政机构和法院的力量,对假冒商标企业进行严厉打击。

保护制度

  目前,世界各国主要有两种商标确认制度:使用优先制与注册优先制。

  使用优先制,是依据商标的原始凭证认定权利人,此原则适用于马来西亚、菲律宾、新加坡、柬埔寨、泰国、缅甸、印尼、汶莱、印度、阿联酋、英国、美国等。

  注册优先制,乃依据商标在该国的注册纪录确定权利人,此原则适用于越南、寮国、中国、韩国、日本、台湾、德国、俄罗斯、法国、智利、阿根廷、墨西哥、南非等。

  针对此二种商标确认制度,不同企业可采取不同的商标保护策略。

  一般情况下,中小企业取得了一定的国内业务,偶有产品销往东南亚,但产品在海内外均不具备领导市场的能力,自身商标还是一种起“区别”作用的标识。

  此时,企业可不急于在东南亚注册,特别是在使用优先制国家,只需委托国内商标事务所监察企业海外潜在市场的商标注册情况,同时保留商标原始凭证,如广告、发票、合同、公证材料、报关单等。

  市场领先企业的产品在国内市场已成为主流,伴有较大数额出口业务,其商标在“区别标识”作用之外,亦具备了“价值增值”功能。

马德里体系

  此时,企业应该开始考虑“马德里商标国际注册”(下简称“马德里体系”),以抵御商标被抢注所带来的无形资产损失。

  马德里体系是注册人仅提交一件申请,即可确保其商标在多国受保护的国际条约体系,包括“商标国际注册马德里协定”和“马德里议定书”两部分。

该体系的优点在于:

●费用较低--注册费用只包括“基础注册费”、“指定国家注册费”、“本国商标主管机关费用”三部分。

●节省时间--申请人从提交商标国际注册申请书予商标局之日算起,一般六个月左右即可取得世界知识产权组织(WIPO)国际局颁发的商标国际注册证明。

●手续简单--申请人向本国商标局递交一份申请,即可指定众多国家进行申请保护,后期变更名称或地址、续展等手续也均可以通过单一程序办理。

保护自身品牌

  马德里体系既保护自身品牌,又不过分增加企业经营费用,在注册优先制国家尤其适用。

  而对于非马德里体系成员国,企业可依自身需要,采取逐一注册方式或继续委托国内事务所监察,同时妥善保存有利自身的商标原始凭证,以备解决可能纠纷之用。

  而对于非马德里体系之东南亚成员国,企业可依自身需要采取逐一注册方式,根据东南亚各国程序在有关国家保护其商标,同时妥善保存有利自身的商标原始凭证,以备解决可能纠纷之用。


作者骆俊宏:现为宾大知识财产权集团(PINTAS IP Group)执行董事,专门研究知识产权法。

原作者:

骆俊宏

来 源:

南洋商报 2007/09/03

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