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商标注册慎用马德里体系
来源:中国贸易报2005-7-21

  十九世纪末,当时许多国家先后建立了商标注册制度。在日趋频繁的国际贸易来往中,由于商标的地域局限性,在某一个国家已经通过注册而取得了商标专用权的商标所有权人,其商标权益在其他国家仍缺乏有效的保护。

  为了使自己的商标能够在不同的国家获得注册保护,商标所有人必须向所需要的每一个国家逐个办理申请商标注册,同时还要根据每个国家各自法律规定的文字、格式、时间等等要求准备申请手续。这种情况不仅不便于各国的商标权人,也不利于国际间的贸易来往。于是1891年4月14日,由当时较早实行商标注册制度的法国、西班牙、比利时、瑞士等国家发起,在西班牙首都马德里缔结了《马德里协定》,于1892年7月15日生效,并根据协议于1891年成立了“商标国际注册联盟”(简称:马德里同盟)。

  中国企业如何利用《马德里协定》在国外进行商标注册?

  (一)对于已经注册或经初审公告的商标,可以适用《马德里协定》

  有些企业在准备进行商标的国外注册时,它的商标已经在中国获得注册或者被初审公告。在这种情况下,企业可以通过《马德里协定》或议定书到马德里联盟的成员国注册自己的商标。即便是这种情况,也建议企业在注册之前先进行商标检索。

  由于国际局并不提供各国的商标检索服务,可以通过中国的商标代理机构到各个成员国进行商标检索,以确认该商标获得注册的可能性,否则,一旦该商标被驳回,就会造成不必要的花费。尤其是对于议定书国,它们的指定费用还是相当高的,进行事前检索,减少盲目性,可以节省费用。对于协定国,是否检索,应根据情况而定。

  如果申请人(企业)的产品已经出口或准备出口到相关的国家,最好还是先做检索,掌握好目标国的商标状况,避免造成商标侵权进而影响到业务的拓展。因为从国际局收到企业提出的国际注册申请,到指定国做出是否授权注册的决定,毕竟还需要12个月至18个月的时间。

  同时,我们还要注意一种情况,很多企业往往只注册中文的商标,而到国外注册商标时,一般都要注册英文商标或者与当地语言相一致的商标,以适应其国际化的需要。在这种情况下,只有中文商标可以适用《马德里协定》进行国际注册,而英文商标属于新的商标,并没有在中国注册,因而没有基础注册这个前提,应当参照下面(二)中介绍的对策加以处理。

  当然,还有很多国家不是马德里联盟的成员国。对于非马德里成员国,可以用逐一申请或利用一些地区性知识产权组织进行商标的国外注册。

  (二)对于尚未在中国提出商标注册申请的商标,应区别对待
1、如果该商标是跨国公司或大企业的重大商标行动,应采取以下措施:

  (1)在向中国商标局提出商标注册申请的同时,通过马德里体系,在议定书国提出商标注册申请。当然,也可考虑逐一申请,原因在于逐一申请时如果目标国是《保护工业产权巴黎公约》的成员国,则可以享有优先权。同时,还应当注意一个问题,有时候通过中国商标局向世界知识产权组织(WIPO)的国际局提交国际注册申请时,由于受人员和其他条件所限,中国商标局并不能及时将这些申请递交到国际局,为避免发生这种情况,建议对重要的议定书国家,仍然要以逐一注册的方式进行国外商标注册。

  (2)对于重要的协定国,一律不使用马德里体系,而应当采取逐一申请的方式,分别到这些国家提出商标注册申请,并根据《保护工业产权巴黎公约》的规定,在该公约的成员国主张优先权。

  (3)还可以考虑通过地区性的商标国际组织进行商标的国际注册,如通过欧共体的内部市场协调局,申请欧共体商标注册等。

  (4)对于非马德里同盟的一般国家,毫无疑问,应以逐一注册为主。

  (5)对于非重要的协定国,也可以等待商标初审公告或注册后再通过马德里体系进行国际注册。不过,在确定是否属于“非重要的协定国”时,要非常慎重,不仅要考虑目前的状况,还要考虑今后的发展,尤其是要考虑企业的整体战略,避免因小失大。

  2、如果申请商标的重要性现在还不能肯定,或者是中小型企业,不能投入过多费用,则可以适用以下策略:(1)对于非常重要的协定国,采取逐一注册,保证申请时间的同步性。尤其是可以适用《保护工业产权巴黎公约》规定的优先权。因为既然在申请国内注册时就考虑国外注册,必然会有一定的战略考虑,还是可以确定哪些国家是重要国家,哪些国家相对不是那么重要,至少在目前是这样。

  (2)对于议定书国,可以利用马德里体系。因为议定书国只需要有国内申请就可以了,它不要求以基础注册为前。

  (3)对于非重要国家,可以相机行事。比如在本国的商标注册申请获得注册后再通过《马德里协定》进行国际注册,也不失为明智的选择。当然,我们假定的前提是企业还不能确定该商标进行国外注册的重要性或者花不起较多的费用。

  (三)对于已经在中国提出商标注册申请,尚未被商标局初步审定公告的商标,在适用《马德里协定》时的对策有的企业在准备进行商标国外注册时,其商标已经向中国商标局提出了商标注册申请,但尚未在中国获得公告或注册。对于此种情况,如果该商标的国外注册非常重要,建议该企业采取逐一注册的方式,赶快在这些国家进行注册。当然,如果目标国是议定书国,可以通过马德里体系在议定书国进行国际注册。如果有些注册目标国不是很重要,而且是马德里联盟的协定国,则可以在该商标被中国商标局初审公告后,通过马德里体系进行注册。

  还有一种情况,就是如果该商标注册申请已经向中国商标局提交了很长时间,该商标很快就会被商标局公告,除非是特别重要的国家,而且是为了防止他人抢注或为了重要战略的实施,索性等该商标被初审公告后,再通过马德里体系进行国际注册。

原作者:

徐志伟

来 源:

中国贸易报2005-7-21

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