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由一个国内域名引发的涉外商标纠纷(上)
来源:中国贸易报18-2-8

中国加入WTO后,越来越多的企业积极参与国际竞争。然而,由于部分企业知识产权保护意识淡薄、知识产权维权援助机制不健全等原因,涉外知识产权纠纷逐年增长。与此同时,外商在华投资企业的数量一直稳中有升。据商务部统计,2017年,全国新设立外商投资企业35652家,同比增长27.8%;实际使用外资8775.6亿元人民币,同比增长7.9%,实现平稳增长。

近期,中企与外商在华投资企业的知识产权纠纷逐渐增多。为此,《中国贸易报》记者特邀中国政法大学知识产权研究中心研究员、北京市铭泰律师事务所高级合伙人徐新明,解读一起由他代理的中国民营企业在仲裁程序失利的情况下,勇于起诉,最终实现逆转,完胜跨国公司的涉外知识产权案件。

案情

美国布莱迪公司是全球标签行业领先者,于上世纪末进入中国市场。2000年11月,布莱迪公司在中国第7类“印刷机、打戳机”商品上核准注册“BRADY及图”商标。2003年7月,布莱迪公司在第16类“标签(非纺织品制)、纸或纸板制标志牌等”商品上核准注册“BRADY及图”商标。此外,布莱迪公司的“BRADY及图”商标还在美国、加拿大、日本等多个国家核准注册。

天津贝迪公司成立于2007年,经营安全帽、防护眼镜、洗眼器、安全鞋、锁具、安全标示等安全产品。2006年,天津贝迪公司的法定代表人刘某在第9类“安全标识、警示标识” 等安全防护商品上申请注册商标“BRADY及图”,该商标与布莱迪公司的上述“BRADY及图”相同。2009年3月,商标局对天津贝迪公司申请的“BRADY及图”商标予以公告。公告期间,布莱迪公司提出异议,理由是上述商标与布莱迪公司在先注册的“BRADY及图”商标使用的商品类别构成类似。2011年6月,中国商标局作出裁定,驳回异议,对刘某新申请的“BRADY及图”商标予以核准注册。

2008年7月,天津贝迪公司委托其员工邢某注册了域名“chinabrady.com”,后由天津贝迪公司实际使用,网站经营产品为安全帽、防护眼镜等。

2010年1月,布莱迪公司向亚洲域名争议中心北京秘书处提出投诉,请求将争议域名“chinabrady.com”转移给布莱迪公司。2010年4月,亚洲域名争议中心北京秘书处行政专家组作出裁决,认为被投诉人对争议域名的注册和使用均为恶意,将争议域名转移给投诉人布莱迪公司。

天津贝迪公司及邢某不服上述裁决,委托徐新明代表其向北京市第一中级人民法院提起诉讼。 2012年3月,北京市第一中级人民法院判决,认定原告邢某、天津贝迪公司注册、使用争议域名“chinabrady.com”的行为并未侵犯被告布莱迪公司的注册商标专用权,亦未构成对被告布莱迪公司的不正当竞争,判决确认原告邢某、天津贝迪公司继续持有、使用域名。

布莱迪公司不服,向北京高级人民法院提起上诉。法院于2013年1月作出判决,裁定驳回上诉,维持原判。

分析

第一,争议域名与争议商标是否存在混淆性近似?

据徐新明介绍,亚洲域名争议中心北京秘书处的仲裁专家观点是,在中国,布莱迪公司的“BRADY及图”商标在第16类商品上获准注册,布莱迪公司在中国就“BRADY及图”商标拥有注册商标专用权。而争议域名“chinabrady.com”,其中“.com”代表通用顶级域名,“China”代表中国,域名的主体部分是“brady”,将代表地名的“China”附加于商标“brady”之前而构成的争议域名“chinabrady”不能实质性地区别于布莱迪公司的注册商标“BRADY及图”,因此,争议域名与布莱迪公司的注册商标构成混淆性近似。

在徐新明看来,上述观点忽略了商标权的商品类别界限。“按照相关法律规定,同样的标识注册在不同的商品类别上形成相互独立的商标权,商品或服务类别是构成不同商标权的界限(驰名商标除外),注册于不同类别商品上的商标之间是不可能发生混淆的。同理,当争议域名“chinabrady.com”被使用在明显区别于布莱迪公司注册商标“BRADY及图”的核定商品类别时,二者之间不存在混淆的可能性。”徐新明表示,争议域名被使用于安全产品的网络经营,而布莱迪公司的商标“BRADY及图”注册于标签等商品上,并且该商标不属于驰名商标,混淆一说无从谈起。

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来 源:

中国贸易报18-2-8

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