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震惊!抢注者竟是曾经的合作伙伴
来源:中国工商报17-11-21

——第6870088号新東陽高尔夫球场商标不予注册复审案评析
  
阅读提示
  商标恶意注册问题一直备受业界人士与社会公众关注。2014年5月1日起施行的《商标法》增加和完善了若干条款,以打击恶意抢注,维护在先权利人的合法权益。诚实信用原则是市场经济的“帝王法则”。在商务活动中,代理人、代表人本应是权利人的合作伙伴,然而有些代理人、代表人利用紧密的商业合作或因担任重要职务等特定关系了解、掌握他人在先使用的商标后,进行恶意抢注。因此,《商标法》第十五条第一款规定,未经授权,代理人或者代表人以自己的名义将被代理人或者被代表人的商标进行注册,被代理人或者被代表人提出异议的,不予注册并禁止使用。本文结合第6870088号新東陽高尔夫球场商标不予注册复审案,对代表人与他人串通合谋注册商标行为的认定以及商标评审实践中对在先商标的商品/服务的保护范围问题进行分析,敬请关注。

◎基本案情
  申请人(原被异议人):福建新东阳体育娱乐有限公司
  原异议人:新东阳股份有限公司
  被异议商标:第6870088号新東陽高尔夫球场商标

◎当事人主张
  申请人复审的主要理由是:被异议商标申请注册前,原异议人从未在与复审商标指定相同或类似服务上在先使用相同或近似商标。申请人创始人麦石来注册新东阳及含有新东阳文字的商标,并未违反《商标法》第十五条第一款之规定,请求核准被异议商标注册。
  原异议人异议主要理由及复审中的主要意见是:新东阳为原异议人商标、商号,系其独创,具有很高知名度。申请人的法定代表人与原异议人属于代表关系,其在未得到原异议人授权的情况下,自行设立公司,并以公司名义将原异议人在先使用的商标进行注册,构成恶意抢注行为。申请人的行为违反公序良俗和诚信原则,请求不予核准被异议商标注册。

◎商评委审理及裁定
  商标评审委员会经审理认为,原异议人提交的最高人民法院(2013)知行字第99号行政裁定书认定:“由于麦石来曾为原异议人的副董事长,现在仍为其董事、股东,并且曾担任由原异议人投资的上海新东阳食品有限公司的负责人,因此能够认定麦石来与原异议人形成代表关系。同时,本案申请人系麦石来所设立,其行为与麦石来具有主观的合谋,申请人的行为应视为麦石来的行为。麦石来以其实际控制的申请人的名义申请注册被异议商标,故申请人可以视为《商标法》第十五条所称的代表人。”被异议商标指定使用的提供高尔夫球场设施、健身俱乐部等服务,与原异议人的新东阳商标在中国台湾地区使用的餐厅业、旅馆、饭店业等服务具有较强关联性。申请人在未经原异议人授权的情况下,擅自在中国大陆申请注册被异议商标的行为,属于《商标法》第十五条第一款所指的“未经授权,代理人或者代表人以自己的名义将被代理人或者代表人的商标进行注册”之情形。综上,商标评审委员会对被异议商标不予核准注册。

◎重点评析
  本案焦点问题为申请人申请注册被异议商标的行为,是否构成《商标法》第十五条第一款所指的“未经授权,代理人或者代表人以自己的名义将被代理人或者代表人的商标进行注册”之情形。
  (一)代表人名义的认定
  根据《商标审查及审理标准》,认定代表人未经授权,擅自注册被代表人商标须符合下列条件:
  1.系争商标注册申请人是商标所有人的代表人;
  2.系争商标是指使用在与被代表人的商标相同或者类似的商品/服务上;
  3.系争商标与被代表人的商标相同或者近似;
  4.代表人不能证明其申请注册行为已取得被代表人的授权。
  本案的重点在于代表关系的认定和对被代表人在先商标的保护范围的确定。根据《商标审查及审理标准》,代表人是指具有从属于被代表人的特定身份,执行职务行为而可以悉知被代表人商标的个人。代表人一般包括法定代表人、董事、监事、经理、合伙事务执行人等具有从属被代表人的身份,执行职务行为而可以悉知被代表人商标的个人。代表关系是一种特殊的身份关系,代表人在所代表的企业里担任重要职务,与其他内部人员相比,更易了解和掌握被代表人的商标使用情况。代表人利用这种特定的身份关系抢注被代表人商标,违反了忠诚信赖的义务和诚信原则,修改前后的《商标法》均明确禁止这种恶意注册行为。在实践中,一些抢注并非以代表人本人名义进行。《商标审查及审理标准》对此种情形作出规定:“虽非以代理人或代表人名义申请注册被代理人或被代表人的商标,但有证据证明,注册申请人与代理人或代表人具有串通合谋行为的,属于《商标法》第十五条第一款所指的代理人、代表人的擅自注册行为。对于串通合谋行为,可以视情况根据商标注册申请人与上述代理人或者代表人之间的亲属、投资等关系进行推定。”结合本案,由于麦石来曾任新东阳股份有限公司(即本案原异议人)的副董事长、董事,还曾任该公司在上海投资的公司的负责人,因此能够认定麦石来与新东阳股份公司构成代表关系。同时,福建新东阳体育娱乐有限公司(即本案申请人)系麦石来所设立,公司的注册行为应当视为与麦石来的合谋行为。因此,福建新东阳体育娱乐公司的注册行为,属于《商标法》第十五条第一款所指的代表人擅自注册被代表人商标的行为。
  (二)商品/服务保护的范围认定
  根据《商标审查及审理标准》,对被代表人商标的保护范围不限于与该商标所使用的商品/服务相同的商品/服务,也及于类似商品/服务。这一规定是为了维护在先权利人的利益,消除恶意注册对权利人今后合法注册和使用可能产生的负面影响。
  在实践中,由于被代表人商标为未注册商标,其在先权利所涉及的商品/服务一般不会像注册商标经核定使用的商品/服务那样类别清晰、项目明确,因此首先应结合代表人担任该企业职务期间,被代表人的商标在其他国家或地区的商标注册使用情况以及业务涉及领域,确定被代表人商标权利范围,在此基础上再判断系争商标注册的商品/服务是否属于类似商品/服务的保护范围。根据最高人民法院在双方争议的新东阳另案中查明的事实,新东阳股份有限公司(原异议人)在我国台湾地区注册有多件新东阳商标,其业务范围涉及食品、饮料、餐厅、旅馆、饭店等。本案被异议商标名为新东阳高尔夫球场,申请注册在第41类“提供高尔夫球场设施;健身俱乐部;体育运动器材出租(车辆除外);体育设备出租(车辆除外);体育场设施出租;高尔夫训练”等服务上。高尔夫球场作为高档休闲娱乐活动场所,其提供的服务与酒店、餐饮业等具有较强关联性,消费群体、所属经营领域均存在较高重合度,属于类似商品/服务。因此,申请人注册被异议商标的行为,构成《商标法》第十五条第一款所指的代表人擅自注册被代表人商标的情形。
  (三)关于代表人取得商标注册授权的判定
  《商标审查及审理标准》规定,被代表人所作出的授权内容应当包括代表人可以注册的商品/服务及商标标志,且授权意思表示应当清楚明确。结合本案,申请人并未提交证据证明其已取得原异议人的授权。在未经授权的情况下,擅自在中国大陆申请注册被异议商标的行为,属于《商标法》第十五条第一款所指的“未经授权,代理人或者代表人以自己的名义将被代理人或者被代表人的商标进行注册”之情形。
  从本案的审理可以看出,代表人担任重要职务,应秉持诚实信用原则,履行员工忠诚义务;代表人擅自将被代表人商标进行注册,不仅损害被代表人权益,也不利于建立和维护诚实守信的公序良俗,因此必须严格禁止、严厉打击。为防止个别代表人规避法律,代表人主观上存在故意,与他人合谋以他人名义进行注册的行为,同样适用《商标法》第十五条第一款予以规制。在类似商品/服务的判定上,应当结合商品的功能、用途、原料、销售渠道、消费对象,服务的目的、内容、方式、对象等方面综合判断。在审理此类案件时全面、综合判断,才能更好地保护被代理人、被代表人的交易安全和正当的经济利益,维护公平的市场竞争秩序。

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中国工商报17-11-21

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